COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

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BASE DE DATOS PARA REGISTRO DE MARCAS EN ADUANAS

06/09/2010
Contacto:
Turenna Ramírez Ortiz
tramirez@sanchezdevanny.com
Adriana Ibarra Vázquez
aiv@sanchezdevanny.com

BASE DE DATOS PARA REGISTRO DE MARCAS EN ADUANAS

El 11 de Marzo de 2010, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la “Cuarta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de comercio Exterior para 2009 y sus Anexos 1, 4, 22 y 25” (la Resolución), en la que se adicionó la regla 2.4.19 con la finalidad de regular la importación de mercancías pirata o falsificadas, estableciendo un "registro marcario" que contenga la información relevante para que la autoridad aduanera detecte irregularidades en materia de propiedad intelectual.
La regla 2.4.19 señala fundamentalmente lo siguiente:

  • La autoridad aduanera conformará una base de datos con la información que le proporcionen los titulares de las marcas registradas en México, la cual será validada por la autoridad competente, para detectar irregularidades en materia de propiedad intelectual, incluso en el despacho aduanero de las mercancías o cuando al practicar la inspección y vigilancia en el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados, detecte mercancías cuya importación esté prohibida, debiendo informar inmediatamente a las autoridades competentes.
  • La información básica a presentar consiste en: denominación de la marca, nombre, domicilio, RFC, etc., del representante legal de la marca en México, número de registro de marca, fracción arancelaria, descripción detallada de las mercancías, vigencia del registro, logotipo de la marca, fotografías de las mercancías y, en su caso, diseño de su envase y embalaje, y deberá cumplir con los lineamientos que para tal efecto emita la Administración General de Aduanas (AGA).

Debemos recordar que el AGA esta requiriendo actualmente al importador, presentar la licencia de marca o contrato de distribución en donde el titular de la marca lo autoriza a usar la marca y mostrar su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”).
Si el importador no demuestra que cuenta con la licencia de marca o un contrato de distribución, el AGA puede considerar alguna acción administrativa o penal para el importador e involucrar a la Procuraduría General de la Republica, por lo que podrían iniciar acciones penales y asegurar de mercancía.
De acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial (“LPI”) una licencia de marca es requerida y debe ser registrada ante el IMPI para la producción de los objetos, productos o servicios (incluyendo publicidad, promociones y cualquier otra actividad que reproduzca o use la marca), el registro en IMPI no es necesario para aquellos casos en donde solamente se distribuya o comercialice.
La LPI reconoce el uso de una marca del licenciatario como si fuera del titular de la marca con efectos antes terceros si la licencia esta registrada ante el IMPI. Esto es muy importante al considerar que si un registro de marca que no es usado directamente por su titular en México por tres años consecutivos, podría llegar a tener el riesgo de que inicie una procedimiento de caducidad en su contra por falta de uso.
Considerando lo anterior, es recomendable inscribir ante el IMPI todas las licencias o contratos de distribución que otorguen derechos de uso sobre una marca en México.
El titular de una marca o licenciatario/importador autorizado, puede tratar de detener la importación de mercancía pirata o falsificada, proveyendo esta información al AGA.
Estas medidas definitivamente incrementan la protección para titulares de marcas al momento de la importar mercancía, no obstante, también pueden ser un obstáculo a las importaciones legales. Por lo anterior, es sumamente importante que las compañías que importen mercancía bajo marcas protegidas en México, se aseguren que:

  • Las marcas están debidamente registradas en México ante el IMPI;
  • La licencia o el contrato de distribución o un resumen de la misma se encuentren debidamente inscritos ante el IMPI; y
  • Empezar a recopilar y preparar la información básica requerida, incluyendo las fotografías de la mercancía, diseño de en envase o embalaje.

En este sentido, sugerimos a los importadores de marcas protegidas en México el implementar las medidas mencionadas con el fin de evitar retrasos y problemas operativos al momento de la importar la mercancía. Si considera que su marca puede ser sujeta a una infracción o falsificación en el mercado Mexicano, considere estas acciones como una herramienta efectiva para prevenir el uso ilegal de su marca.
Los lineamientos de estas reformas aun no han sido publicados, esperamos que el AGA publique los mismos en las Reglas del 2010 a publicarse en estos días.

Para mayor información, favor de contactar a Adriana Ibarra Vázquez al +52 (81) 8153-3900 o Turenna Ramírez-Ortiz al +52 (55) 9000-2668.